保护在先权 各走各的道 ——关于在先使用未注册商标的抗辩权

新《商标法》第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”

该条款系我国《商标法》首次对商标在先使用抗辩作出规定，被知识产权业界普遍认为具有重要的意义。

在先使用权是一种抗辩权

众所周知，根据我国《商标法》，商标权的获得采用注册获得为主的方式，只有经国家工商总局商标局核准注册的商标才享有商标专用权的保护;对于同一天申请的，商标权的获得才采用使用在先为辅的方式。由于我国实行的是自愿注册原则，理论上又承认未注册商标的合法性，因此在现实经济生活中存在注册商标和未注册商标两种不同的商标形式。对于未注册商标，只有在特定情况下才可以获得保护。

新《商标法》第五十九条第三款明确规定了商标在先使用权制度。北京集佳律师事务所合伙人赵雷告诉记者，“商标在先使用权”是商标注册原则的一种例外，其设立的目的是保护因已经实际在先使用而产生识别作用的商标，平衡在后商标注册人和在先商标使用人之间的利益冲突，保护公平竞争的市场秩序。

多名律师在接受采访时都认为，在先使用抗辩权规定在第七章“注册商标专用权的保护”之下，从基本法的角度将在先使用作为侵权抗辩的事由给予明确规定，吸纳了相关司法解释的精髓，将这种抗辩推广至所有商标，是一项重要的修改。

中国科学院大学人文学院法律与知识产权系主任李顺德教授在接受采访时指出，该条款给予在先使用的未注册商标一定的保护，是此次《商标法》修改的一大亮点。他介绍说，在世界范围内，注册保护和使用保护这两大体系近年来呈现不断融合、互相借鉴的趋势。此次我国修改《商标法》，在前两次修改的基础上加大了对未注册商标的保护力度，这与国际上的发展潮流是一致的。

新《商标法》为何增加此条款

我国《商标法》实行的是注册主义原则，对于在先使用的未注册商标是否给予保护以及怎样保护，一直备受关注，但学界和司法界均存在较大分歧。

一种意见奉行绝对的注册优先原则，即一旦发生冲突只有注册商标受《商标法》的保护，在先使用的商标不得继续使用。在司法实践中，一些法院奉行严格的法定主义，认为在后注册的商标具有法定的排他效力，未注册商标即使在先使用过也不能继续使用。

一名工商干部告诉记者，当地曾有一家历史悠久的餐饮企业，使用某商标多年，后来遭到商标侵权诉讼，虽然该企业使用在先，却仍被判决赔偿，“确实感觉有点儿冤”。

另一种意见则认为，对于在先使用的未注册商标应给予尊重和保护。实践中也有一些法院在保护符合一定条件的在先使用的未注册商标的前提下，态度鲜明地提出注册商标专用权并不具有完全的排他效力，类似案例也有不少。

在此次新《商标法》修改过程中，有不少学者提出要给予在先使用的未注册商标一定的保护。例如王莲峰撰写的《论对善意在先使用商标的保护——以杜家鸡商标侵权案为视角》一文就建议《商标法》第三次修改时应增加商标先用权的规定，并明确在先使用权的范围。中国政法大学民商经济法学院教授冯晓青也在《商标法第三次修改重大问题研究》一文中提出承认“未注册商标的继续使用权”。

基于历史和现实的考量，我国这次修改《商标法》时，特别考虑了在先使用商标的继续使用权的问题，对于在先使用的商标，在符合一定条件的情形下可以继续使用。

限制条件如何认定成焦点

值得注意的是，虽然法律上有必要给予在先使用的未注册商标一定的保护，但我国仍是以商标注册制度为主，因此对未注册商标的保护水准不宜过高。商标在先使用权不同于商标权，它仅仅是一种抗辩权，是一种用于对抗注册在后的商标权，从而在原使用范围内继续使用该商标的权利。因此，新《商标法》第五十九条第三款对受保护的在先使用的未注册商标规定了一定的限制条件。这些条件如何认定非常关键，成为业界关注的焦点。

从新《商标法》第五十九条第三款的规定来看，在先使用的未注册商标要继续使用，需要满足3个限制条件：一是在商标注册人申请商标注册之前，未注册商标使用人已经在先使用且有一定市场影响;二是在先使用的未注册商标只能在原使用范围内继续使用;三是注册商标专用权人可以要求在先使用的未注册商标附加适当区别标识，以免发生混淆。

记者了解到，受关注度较高的首先是“原使用范围”如何理解的问题，尤其是地域范围。北京万慧达知识产权代理有限公司高级合伙人黄晖认为，结合欧盟和美国的情形，抗辩应当局限于该在先使用的特定地域范围。最高人民法院在“鸭王”一案中也认为“北京鸭王在先使用所形成的在先权益应该得到保护，其有权在北京地域范围内继续使用其在先使用的鸭王标识”。黄晖认为，在先使用一旦遭遇在后商标注册申请，相当于立即被“冻结”在已经使用的地域，不能再越雷池半步。

赵雷律师则提出另一种需要注意的情形，由于目前电子商务蓬勃发展，对于像淘宝网、阿里巴巴这样以网络销售为主的销售模式，如何确定在先使用商标的地域范围，仍有待进一步明确。江西省抚州市工商局干部黄璞琳也指出，在先商标使用人在原使用的地域范围内，通过电子商务平台将商品销售给该地域范围之外的顾客，或者吸引外地顾客到其原使用地域范围来接受服务，是否具有合理性，这个问题值得关注。

此外，如何“附加适当区别标识”也成为此条款适用中的一个具体问题。

黄璞琳认为，借鉴《关于服务商标继续使用问题的通知》“继续使用与注册人的使用发生实际混淆，造成消费者误认的，继续使用人应在使用服务商标时，增加地理名称标志，以便与注册人使用的服务商标相区别”的规定，附加的适当区别标识可以是地理名称，也可以是足以区别商品来源的企业身份标识。

黄晖则认为，在后的商标注册人如果认为在先使用人使用的商标容易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆和误认，可以要求在先商标使用人在使用其未注册商标时，加上适当的区别标识。而且，为了保护在后的商标注册人和普通消费者的利益，即使商标注册人没有行使此请求权，也应当要求在先商标使用人主动承担防止混淆的义务。