原告深圳市投资管理公司系“SAT”商标注册人,该商标核定使用范围包括“电暖器”等,注册有效期限为2005年4月7日至2015年4月6日。
慈溪市某电器厂系个人独资企业,成立于2005年4月13日,投资人系李某,经营范围为洗衣机、电暖器、脱水机、饮水机、电熨斗、电风扇、电器配件、五金配件、塑料制品的制造、加工。
被告深圳市某公司许可慈溪市某电器厂定牌生产“××?SAT”取暖器商品,许可期限自2007年4月3日至2008年4月2日。
案外人韩某于2008年10月12日从慈溪市某电器厂购进标有“××”、“SAT”商标的取暖器,在郑州销售,后郑州市工商行政管理局对该行为作出行政处罚,责令韩某立即停止侵权行为、没收商标侵权的取暖器并处以罚款。
原告认为,原告是“SAT”系列商标的商标专用权人,被告深圳市某公司既非“SAT”商标持有人,亦非原告在电暖器产品上的被授权许可使用人,其无权委托他人生产加工“SAT”牌取暖器产品,故其非法委托被告慈溪市某电器厂生产加工“SAT”电暖器产品的行为已对原告构成侵权;被告慈溪市某电器厂在明知被告深圳市某公司不是“SAT”商标持有人,也没有向“SAT”商标专用权人询证的情况下,接受被告深圳市某公司的非法授权,擅自在其生产、销售的电暖器产品上使用“××?SAT”商标,大量生产加工“SAT”牌电暖器产品,同样对原告构成侵权。被告慈溪市某电器厂系个人独资企业,被告李某系被告慈溪市某电器厂的投资人,应承担补充清偿责任。故原告深圳市投资管理公司向福田区人民法院提起诉讼,请求:1、深圳市某公司、慈溪市某电器厂立即停止生产、销售侵权产品“SAT”牌电暖器;2、深圳市某公司、慈溪市某电器厂连带赔偿深圳市投资管理公司经济损失人民币28.5万元,李某对慈溪市某电器厂的上述债务承担补充清偿责任;3、深圳市某公司、慈溪市某电器厂连带承担诉讼费用,李某承担补充清偿责任。
判决结果
被告赔偿15万元
福田区人民法院经审理,作出判决:一、深圳市某公司、慈溪市某电器厂立即停止实施侵犯深圳市投资管理公司“SAT”注册商标专用权的行为;二、深圳市某公司、慈溪市某电器厂应于判决生效之日起10日内向深圳市投资管理公司赔偿经济损失15万元;三、慈溪市某电器厂的财产不足以清偿上述债务时,李某应当以其个人的其他财产予以清偿;四、驳回深圳市投资管理公司的其他诉讼请求。
一审宣判后,慈溪市某电器厂、李某不服,向深圳市中级人民法院提起上诉。深圳市中级人民法院经二审审理认为,原审判决认定事实清楚、适用法律正确,判决驳回上诉,维持原判。
审查商标授权人资格须慎重
《商标法》第四十条第一款中规定:“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。”商标许可使用,又称商标授权,是指注册商标专用权人通过与被许可人签订使用许可合同的方式,允许他人使用其注册商标。商标许可是一种双赢的行为,许可人可以通过商标许可,获得经济利益,获得扩大再生产能力,进一步拓展品牌的市场占有率和覆盖率;被许可人可以通过商标的被许可,在支付许可使用费后,借品牌推销被许可人的产品,拓展被许可人产品的市场占有率和覆盖率。
被许可人意欲被“商标授权”时,应当审查商标授权人的资格。首先,审查商标授权人是否是商标注册人,审查其提交的《商标注册证》上载明的商标注册人名称。如果该《商标注册证》上所记载的名称与商标授权人不一致,应进一步审查商标注册人有无变更情况,且该变更情况有无获得国家商标管理局的核准注册。只有经国家商标管理局核准(变更)的商标注册人才具有商标授权的资格;其次,审查商标授权人授权的商标是否是核定注册的商标。若未经核定注册,或虽已提出注册申请尚未取得注册商标专用权,不具有商标授权的资格;第三,审查商标授权人授权的商标的核定使用范围。只有在核定使用范围内使用的商标,才受法律保护。许可使用的商品或者服务超过商标注册证核定范围的,不受商标法的保护;第四,审查商标授权人授权的商标是否已过保护期。已过保护期没有续展的商标,商标注册人不再享有商标专用权,丧失商标授权资格;第五,审查商标授权人授权的商标是否已经转让。已经转让的商标,商标授权人丧失商标授权资格。
本案中,商标授权人深圳市某公司不具有商标授权资格。慈溪市某电器厂未尽商标的审查义务,未审查商标的核定使用范围,定牌生产并销售带有“SAT”商标的电暖器,深圳市某公司、慈溪市某电器厂应向深圳市投资管理公司共同承担赔偿责任。
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