知识产权专家答疑

　　问：在中国，申请彩色商标好还是黑白商标好？

　　答：根据中国现行商标审查实践，我们一般建议申请黑白商标，原因在于：商标的使用必须同注册完全一致，如果申请注册了彩色商标，在实际使用中必须采用与注册相同的颜色或颜色组合；而黑白商标则被视为不限定颜色。因此，申请注册黑白商标，在实际使用中可以采用任意颜色，相比而言更为灵活。但是，如果商标本身的设计过于简单，以黑白形式申请注册有可能会被驳回。这种情况下以彩色形式申请可以增加商标注册的成功机率。

　　解答人：陈丹问：在中国，文字和图形要素是组合注册好还是分别注册好？

　　答：组合注册的优点在于节约费用。但在实际使用中则存在较大的限制，即组合注册的商标在实际使用中也必须组合使用，而且各组成要素的相对位置和大小一般也应与注册形式保持一致。此外，如果组合商标中的任一组成要素与在先商标构成冲突，则可能导致整个商标被驳回。因此，我们一般建议分别注册，这样做虽然费用会高一些，但商标权人可以在商标注册后任意选择分别使用或组合使用各注册商标，灵活度很大。而且，在分别申请注册时，即便其中一个商标被驳回，也不会影响其他商标的注册。但是也有例外，如果商标的某一组成要素过于简单，单独注册可能会被驳回，这种情况下则应优先考虑进行组合注册，以便增加注册的成功机率。

　　解答人：陈丹问：在中国有无关于间接侵权的规定、运用或判例？

　　答：中国现行专利法对专利间接侵权没有明文规定。最高法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》（试行）第148条规定：“教唆、帮助他人实施侵权行为的人，为共同侵权人，应当承担连带民事责任。”该条规定可作为专利间接侵权的法律依据。另外，北京高院2001年发布了《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》，第73-80条对专利间接侵权作了规定，也可作为司法实践的借鉴。最近的专利法修订草案送审稿(2006年12月送国务院审议)仍未增加关于专利间接侵权的规定。

　　关于判例，1994年山西高院在“太原重型机器厂诉太原电子系统工程公司等擅自制造销售专利产品关键部件间接侵权专利权案”的判决中提到了“专利共同间接侵权”的概念。山西省高院在判决书中认为：专利权人发明的磁镜式直流电弧炉是经国家专利局授权的有效专利。在该专利有效期限内，第三人台湾锦贸公司是在中国大陆以外使用“磁镜式直流电弧炉”，但太原电子系统工程公司未经专利权人许可，客观上实施了为直接侵权人加工该专利产品核心内容的专用部件激磁线圈的行为，主观上具有诱导他人直接侵权的故意，该行为与直接侵权有明显的因果关系，故已构成对上诉人专利的间接侵权。

　　解答人：张浩问：间接侵权是否以故意为要件？是否以中国国内的直接侵权为要件？

　　答：根据最高法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》（试行）第 148条规定以及北京高院2001年《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第76条，间接侵权人在主观上应当有诱导、怂恿、教唆他人直接侵犯他人专利权的故意。因此间接侵权是以故意为要件的。

　　根据北京高院2001年《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第80条的规定，依照我国法律规定，直接侵权行为发生或者可能发生在境外的，可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任。因此间接侵权并不以中国国内的直接侵权为要件。

　　但是目前一些主流观点并不赞成“间接侵权独立说”，而是认为间接侵权应以中国国内的直接侵权为要件。

　　解答人：张浩问：在中国办理商标转让应当注意哪些问题？

　　答：1、 首先要确认被转让商标的法律状态。已失效的注册商标、处在续展宽展期且未提交续展申请的商标不能办理转让；被法院冻结、在商标局办理过质押登记的商标不能转让（质押登记中的商标必须在解除质押后才可进行转让）。对于申请中的商标，需要确认其申请流程是否已经结束,如果全部驳回的决定或裁定已经生效则不能办理转让。

　　2、 企业在进行商标转让时大多会签订商标转让协议，但在中国,办理商标转让并不需要提供转让协议，而是由转让人和受让人另行签署转让申请书。转让申请应当以受让人名义提交，因此应当由受让人签署代理委托书。

　　3、 转让人在转让申请书上的名称、地址应当与商标局档案记录的注册人或申请人名称和地址一致，所加盖的章戳或签字应当与商标原注册申请书中使用的印章或签字相符。

　　4、 转让注册商标的，商标注册人对其在同种或类似商品上注册的相同或近似的商标，应一并转让；未一并转让的，由商标局通知其限期改正；期满不改正的，视为放弃转让该注册商标的申请。对于尚未进行实质审查的注册申请，可以不一并转让。

　　5、 在转让集体商标时，受让人应具备相应的主体资格，即为平等、独立的商品经营者或服务提供者组成的组织，而非某单一企业或个体经营者；在转让证明商标时，受让人应当符合法律规定的检测和监督能力，符合证明商标的主体资格；在转让含有地理标志或地名的商标时，如受让人为该地区以外的企业，应确保不会产生误认、混淆。

　　6、 商标转让必须经过商标局核准公告后才能生效。

　　解答人：陈丹问：中国哪些情形应按照商标转让办理？

　　答：除常见的合同转让外，下述情况也应办理商标转让：因商标注册人或申请人死亡而进行商标继承；注册人或申请人因分立、合并或改制等原因消亡，其承继企业需办理商标过户；注册人或申请人企业需注销，由清算小组对其商标进行处置；依据生效的法律文书对商标强制执行转让过户。

　　解答人：陈丹问：软件生成图片能以外观设计图片递交吗？

　　答：能够作为外观设计图片递交的图片包括线条图和照片两种，而照片又包括冲印出的照片和打印机输出的照片。由计算机软件生成三维模型，然后打印输出的图片可以作为照片提交，但需要保证图片轮廓清晰、设计要素清晰。

　　解答人：王艳江问：可以在一件中国外观设计专利申请中包含同一产品的多个关联外观设计吗？

　　答：根据中国专利法的规定，一件申请只能包含一项外观设计，同一产品的多项相近似的设计方案不能包含在一件外观设计专利申请中，即中国没有多项外观设计专利制度。但是申请人可以在提交阶段将多项设计包含在一件申请中，待后续审查阶段再决定保留哪一项设计或提出分案申请。需要说明的是，对于成套产品，即习惯上成套出售、成套使用的多个产品，如果满足属于同一小类、具有相同设计风格的条件，可以放在一件外观专利申请中申请。并且，在专利法第三次修改草案中，已经增加了关联外观设计的条款。

　　解答人：王艳江