新《商标法》潜在问题解析

历经近10年的激烈争论和反复探讨，中国《商标法》的第三次修改总算达成正果。其中关于制止恶意注册商标的修改是否能真正改变事实上驰名的商标却无法在中国得到有效保护的问题，仍令人怀疑。

张伟君

2013年8月30日第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议三审通过了《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》，自2014年5月1日起施行。历经近10年的激烈争论和反复探讨，中国《商标法》的第三次修改总算达成正果。

《商标法》修改的特点

从总体上看，这次《商标法》修改具有以下几个特点：

第一，公开透明，充分吸收全社会意见。2011年和2012年国务院和全国人大分别向全社会公布“修订草案征求意见稿”和“修正案(草案)”，这在中国立法中并不多见。最为明显的是，针对驰名商标在中国特殊的社会环境中异化为一种“荣誉称号”和广告手段的不正常现象，最后通过的修正案禁止在商品和广告中使用“驰名商标”字样，这显然是在最后一刻吸收了社会各界的意见，特别是与中国商标法专家的强力呼吁有很大关系。

第二，主动修改，立足中国国内实际需要。《商标法》1993年第一次修正和2001年第二次修正时，面临着加入WTO和美国等发达国家的压力，很大程度上是为了符合《巴黎公约》和TRIPs( Agreement On Trade-related Aspects of Intellectual Property Right,《与贸易有关的知识产权协议》)等国际公约的要求。但是《商标法》第三次修改则是“在与我国参加的国际条约保持一致的前提下，重在立足国内实际需要进行修改”。

第三，求真务实，旨在解决实践中存在的问题。这次修法“加强了针对性，围绕实践中存在的主要问题完善有关制度，包括：方便申请人获得商标注册;规范商标申请、使用，维护公平竞争的市场秩序;加强商标专用权保护，切实保障权利人的合法权益”。

修改的主要内容

1.简化商标注册异议程序

根据现行《商标法》的规定，商标注册申请初审公告后3个月内，任何人均可以任何理由提出异议;商标注册异议首先由商标局审查作出裁定，对商标局的裁定不服可以申请商标评审委员会复审，对复审决定不服可以提起诉讼，诉讼还可以经过一审和二审。由于行政二审、司法二审的四级审理终审制的程序过于复杂，加上可以提出商标异议的主体和理由过于宽泛、导致商标异议案件审理周期过长，这就影响了商标申请人及时获得商标注册。有的商业竞争对手利用这个制度缺陷，为拖延申请人注册商标的时间或者为尽可能长时间使用与他人相同或近似的商标并避免承担可能产生的侵权责任而提出异议、延长核准时间，待对方商标核准后再停止使用;甚至有一些人恶意提起商标异议程序，并以撤销异议程序为条件向被异议人索取高额的费用，这导致异议案件逐年大幅上升。

因此，简化商标确权程序、完善商标异议制度一直是这次《商标法》修改的一个重要目标。

《商标法》第三次修正案从两个方面完善了商标异议制度：

一是限定提出异议的主体和理由。首先，明确了对商标注册可以提出异议的理由，并将这些理由分为两类：一类是违反新《商标法》第10、11、12条规定的“绝对理由”;一类是违反第13条第2、3款，第15条，第16条第1款，第30条，第31条规定的“相对理由”。其次，虽然任何人仍然可以以“绝对理由”提起商标注册异议，但能够根据“相对理由”提起异议的仅限于该商标注册申请侵犯了其已有权利的在先权利人或者利害关系人。这样，既可以减少商标异议的数量，又不妨碍对商标不当注册的监督。

二是简化程序。为了改变商标异议程序冗长而使得商标权长时间内难以确定的问题，《商标法》第三次修正案规定：商标局认为异议不成立的，就可以直接做出准予注册的决定，发给被异议人商标注册证并予以公告，异议人不得再向商标评审委员会提起复审程序，而只能向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效。这样修改的目的是：在商标局驳回商标异议、准予商标注册的情形下，省略对商标局异议裁定的复审、诉讼程序，可以使商标权尽快确立，同时又通过商标无效宣告程序保障异议人获得进一步救济的权利。

2.制止恶意注册商标

在2001年中国《商标法》第二次修正时，已经为制止商标的恶意注册而做出过诸多努力，比如，《商标法》第二次修正案规定了驰名商标保护制度，禁止注册和使用他人的驰名商标(现行《商标法》第13条);根据《巴黎公约》第六条之七的要求，禁止商标所有人的代理人或者代表人未经商标所有人授权，以自己的名义注册该商标并禁止使用(现行《商标法》第15条);另外还规定：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标(现行《商标法》第31条)。但是，“目前违反诚实信用原则、恶意注册商标”的现象仍然不少，《商标法》第三次修改一直把解决这个问题作为重点之一。

中国在驰名商标保护的实践中，存在着把驰名商标当做商品荣誉称号，从而人为地拔高驰名商标认定标准、增加驰名商标保护难度的问题。这就难以有效地禁止那些抢注他人驰名商标的不诚信行为。为了使驰名商标制度实现“禁止他人注册、使用与该驰名商标相同或近似的商标”的基本功能，《商标法》第三次修正案对有关规定进行了修改和完善：

首先，明确了驰名商标只是“为相关公众所熟知的商标”。这应该成为驰名商标保护的唯一要件，而并不需要考虑其他因素。

其次，明确了只“应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定”来认定驰名商标，驰名商标认定是“对案件事实的确认，应仅对争议的案件有效”，而并不是授予一个商品或服务的荣誉称号，因此，不应该人为拔高认定的标准。

再者，禁止生产、经营者将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。这个规定试图清除一些企业谋取驰名商标认定背后的不正当目的和根源，使驰名商标保护回归其本来面目，从而使驰名商标能够根据实际保护的需要去认定，逐步消除驰名商标认定中存在的一些人为障碍。

3.加大损害赔偿力度

依据TRIPs协议第45条的规定，中国现行《商标法》对于侵犯商标专用权的损害赔偿额的计算采用所谓的“填平原则”。但是，由于企业财务账簿不完整、取证困难等原因，原告方往往无法有力证明自己因侵权遭受的损害，更无法证明被告因侵权所获利益。因此，在多数案件中，当事人没有对侵权损失或者侵权获利情况举证，当事人直接提出按照法定赔偿方法确定侵权人的赔偿数额的请求。这样，在大多数商标侵权案件中，中国法院是在50万元以下法定额度内确定一个赔偿额。需要指出的是，与惩罚性赔偿不仅是对原告人的补偿，而且也是对故意加害人的惩罚不同，中国《商标法》规定的法定赔偿并不具有惩罚性质，其实质是法院在无法查明实际损害赔偿额的情况下，法官根据案件事实而酌定的一个赔偿额，其数额的确定仍然是以“填平原则”为依据。但“由于法定赔偿方法通常没有充分的证据甚至没有证据支持，因而造成法院判决的损害赔偿数额偏低，甚至不足以弥补诉讼开支”。

为了解决这个问题，《商标法》第三次修改试图从两个方面来完善侵权损害赔偿制度：

第一，提高法定赔偿额的最高限额。

《商标法》修改在前期拟定的草案中一直把法定赔偿的最高限额规定为100万元;直到2013年6月提交给十二届全国人大常委会第三次会议的《商标法(修正案草案)》第二次审议稿，才“将侵权案件的法定赔偿额由100万元以下修改为2万元以上200万元以下”。而在2013年8月最后提交给十二届全国人大常委会第四次会议的第三次审议稿再一次将法定赔偿额的上限由200万元提高到300万元，以进一步加强对商标侵权行为的打击力度。

第二，对恶意侵权实施惩罚性赔偿(punitive damage)。

在2011年9月国务院法制办公布的《中华人民共和国商标法(修订草案征求意见稿)》第67条中，并没有关于惩罚性赔偿的规定。但是，一年后，全国人大常委会法制工作委员会在2012年12月28日公布的《中华人民共和国商标法修正案(草案)》第三十七规定：将第五十六条改为第六十二条，第一款修改为：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定，也可以参照该注册商标使用许可费确定;对恶意侵犯商标专用权、情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。……”对此，关于该草案的“说明”中给出的解释是：“针对实践中权利人维权成本高、往往得不偿失的现象，草案引入了惩罚性赔偿制度。”这个规定最后予以通过。

实施中需要注意的问题

针对新《商标法》的上述几处修改，笔者谈几点实施中需要注意的问题。

首先，新的商标注册异议程序存在一些隐忧：

第一，因为保留了“任何人”可以依据“绝对理由”提出异议的规定，一些人极有可能仍然会依据上述“绝对理由”来提起恶意异议而牟利，这样就难以彻底杜绝恶意异议。

第二，由于商标局驳回商标异议的决定可以不经行政复审以及司法审查程序而立即生效，商标局的权力明显膨胀，这个权力存在被滥用的危险，需要警惕。

第三，可能会助长恶意的商标注册申请和恶意商标侵权诉讼。尽管异议人不服商标局的驳回决定，仍然可以请求商标评审委员会宣告注册商标无效，但是，由于“宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力”，这样，在商标无效程序期间，即便该注册商标实际上是违法商标法规定的，商标权人仍然可以通过主张商标专用权来获取不正当的利益。虽然“因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿”，但是，法律对商标注册人的“恶意”行为是指什么并无界定，而且要证明主观“恶意”的举证责任也会非常艰巨，这个规定可能会流于形式。因为《商标法实施细则》(1993年)第25条第5款和《商标法实施条例》(2002年)第36条也有这个规定，但实践中几乎没有发生过因商标注册人恶意而给予赔偿的案例。

其次，关于制止恶意注册商标的修改是否能真正改变事实上驰名的商标却无法在中国得到有效保护的问题，仍令人怀疑。

虽然《商标法》第三次修正案明确了驰名商标只是“为相关公众所熟知的商标”，而且TRIPs协议第16条第2款也规定：在决定一个商标是否驰名时，只是考虑“相关公众的知晓程度”。但是，新《商标法》第14条仍然保留了现行《商标法》第14条规定的认定驰名商标所应当考虑的诸多因素，即，除了要考虑“(一)相关公众对该商标的知晓程度”外，还要考虑“(二)该商标使用的持续时间;(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(四)该商标作为驰名商标受保护的记录”等等因素，因此，“认定标准还是太高，设定的限制还是太多”，恐怕仍难以有效杜绝抢注事实上为相关公众所熟知的商标的行为。

再次，《商标法》关于提高法定赔偿额最高限额的修改，虽然给予法官在确定法定赔偿额上更大的自由裁量权，但是，如前所述，法官在确定法定赔偿数额的时候，仍然需要根据案件事实、以“弥补损失”原则为限来计算，而不是任意性的，更不是惩罚性的。事实上，即使法律规定的法定赔偿最高限额为50万元，但是在司法实践中，虽然难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额，但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的，法院也可以不适用法定赔偿额的计算方法，而是综合全案的证据情况，在50万元以上合理确定赔偿额。因此，这个法定赔偿额最高限额的增加是否真的会带来侵权损害赔偿额的提升，仍有待观察。

最后，对恶意侵权实施惩罚性赔偿的修改，第一，这个解释过于简单，而且也并不符合逻辑。如果仅仅是为了弥补商标权人的维权成本，弥补商标权人的损失，只要按照现行法律规定全面、充分地赔偿商标权人因侵权遭受的损失和所支付的费用就足矣，为何要引入“惩罚性赔偿”呢?

第二，目前中国的司法实践中，商标权等知识产权侵权案件的损害赔偿额偏低、难以弥补权利人损失，其原因并不是在于损害赔偿的法律规则有什么缺陷，而是由于难以确定“实际损失和侵权获利”的数额。而惩罚性赔偿的数额恰恰又是根据已经确定的“实际损失、侵权获利或者许可费的倍数”来计算的，因此，在中国大多数知识产权案件的损害赔偿是按法定赔偿额来确定的现实下，即使法律规定了惩罚性赔偿，其可操作性和实际效果非常值得怀疑。

第三，实施惩罚性赔偿需要符合的前提要件是：“恶意”侵犯商标专用权和“情节严重”。目前并不清楚“情节严重”的具体含义，也不清楚“恶意”是否指侵权人明知他人享有注册商标权而仍然实施侵权行为，“恶意侵权”本身是否也属于“情节严重”的一个表现。这些都有待将来的实施条例和司法实践来明确。

最后，参照中国《专利法》(2008年修正)第65条的规定，《商标法》第三次修正案也规定：损害赔偿额可以参照商标许可使用费的“倍数”合理确定。值得注意的是，《2004年4月29日欧洲议会及欧盟理事会关于知识产权执法的第2004/48号指令》第13.1(b)条也有类似规定：“可以在适当的情形下，根据侵权人请求授权使用争议的知识产权所应支付使用费或许可费，计算不少于此的损害赔偿额。”显然，这里并没有“倍数”的规定。另外，德国政府也认为：按照许可费“倍数”的金额来支付损害赔偿会造成某种形式的惩罚性赔偿，而这与德国民法原则是不相符的。

如果说中国《专利法》在没有规定惩罚性赔偿的前提下，参照专利许可使用费的“倍数”合理确定损害赔偿额尚有可取之处，那么，新《商标法》在按照商标许可使用费的“倍数”确定损害赔偿额的基础上，再处以1-3倍的惩罚性赔偿，则与民事损害赔偿的基本原则明显相悖。再加上中国行政机关对于商标侵权行为又可以处以罚款的行政处罚，如果中国《商标法》的这些惩罚性措施真的都予以有效实施的话，则会让侵权人承担过于严苛的法律责任。