商标侵权不容忽视的新动向

案情简介：
　　2007年5月21日，根据举报，山东省平度市工商局一举在该市南村镇与胶州市交界处查获王某和李某两起分别从事“LEONARDO DI GASUN”、“凯撒（KAISA）”定牌加工的商标侵权案。
　　经调查，“LEONARDO DI GASUN”商标，是（香港）华远公司申请注册在服装商品上的注册商标；“凯撒（KAISA）”商标，是凯撒（中国）股份有限公司申请注册在服装商品上的注册商标。2007年5月，王某和李某受温州客商林某委托定牌加工这两个品牌的女装，但二人无法提供上述商标的《商标注册证》和授权委托加工合同，只有订单传真件，且未与温州林某联系上。最终，该市工商局认定王某和李某定牌加工服装的行为侵犯了“LEONARDO DI GASUN”、“凯撒（KAISA）”注册商标的专用权，并作出了相应的处罚决定。
本案评析：
　　本案查处的是涉及商标侵权的新动向定牌加工的问题。所谓定牌加工，一般是指受委托方接受委托人的委托，按照委托人的要求生产产品，并使用商标的行为?熏自己无产品处置权，对进入流通领域的产品不负法律责任的一种生产组织方式。这也是国际贸易中较为典型的OEM方式，目前已经成为国内中小企业生存与发展的典型模式之一，但是其中也蕴含着商标侵权的风险。
　　笔者认为，定牌加工构成商标侵权大致可分为３种类型：其一是由于委托方主观的原因构成的侵权，包括委托方不是商标权利人或商标授权使用人，擅自委托加工方加工标注商标的产品，或者委托方虽是商标权利人或授权使用人，但在其产品最终到达地不拥有商标权利而造成侵权，以及由于委托方不规范使用商标而造成的侵权。其二是由于加工方的原因构成的商标侵权，包括违反加工合同超数量加工生产，或因质量原因被委托方拒收或退回而自行销售的，以及合同未约定销售产品而擅自销售的。其三是由于委托方和加工方的共同原因构成的商标侵权。包括在签定合同时加工方明知委托方没有合法的商标权仍为其加工产品的，以及委托方与加工方恶意串通生产、销售标注某商标商品的行为。
　　本案例属于第一种，加工方明知委托方在没有任何合法手续的情况下，抱有侥幸心理，而使自己陷入商标侵权的境地。在查处本案时，王某和李某曾表示他们在加工使用“LEONARDO DI GASUN”、“凯撒（KAISA）”商标时并不清楚权利人是谁，只是按照温州人林某的要求进行半成品的远程加工和包装，只有订单和口头协议，未签订书面的加工承揽合同。
　　综上所述，在实际的生产经营活动中，大部分受委托加工方存在这样的假想：只要有业务订单或委托书，根据委托替他人加工产品并将加工好的产品如数返还委托方，自己不销售，只是赚取一定数额的加工费，这时如果发生商标侵权，责任应由委托方负主责。所以加工方明知手续不全或者根本不了解委托方主体的合法性，为了获利也会进行加工生产行为。特别是，加工方对外商指定或者提供使用的商标大多未要求对方出具或向其索取真实有效的商标专用权属证明，仅凭一纸订单即开始加工生产，这样也往往存在着侵犯他人注册商标专用权的危机。

本案警示：
　　通过本案的查处，笔者认为在定牌加工商标使用中应注意以下几点。
　　首先，避免落入定牌加工中“免责条款”的陷阱。在定牌加工合同中，双方约定的“如果委托方委托生产的产品有任何法律问题，由委托方承担全部责任，加工方不负任何法律责任”，这就是所谓的“免责条款”。一些定牌加工企业认为，通过这样的约定，自己就可以不再承担商标侵权的法律责任，但实际情况并不是这样的。根据我国民法通则和合同法的规定，民事主体之间违反法律规定的约定无效，合同中违反法律规定的条款也是无效的，所谓“免责条款”并不能起到免除加工方商标侵权责任的作用。所以，定牌加工企业在实际经营中，应当在事前认真审查委托方有关知识产权内容的合法性，避免侵权行为的发生。在实践中，一些定牌加工企业可以与委托方约定，如果委托生产的产品发生侵权问题，委托方应当承担因侵权所带来的一切经济损失，将“免责条款”变为“追偿条款”，并应签订书面的合法有效的《加工承揽合同》而非口头约定，这也是维护加工方不受侵害的护身符。
　　其次，加强自律，认真审核定牌加工产品商标的有效证件。要真正做到不侵权，企业首先要提高自身的自律意识，建立对委托方主体资格、商标权合法性的审查机制；其次企业对所接受的定牌加工合同，涉及商标、特别是外文商标难以把握的，可向当地工商部门咨询，在定牌加工生产前，确认该定牌产品的商标是否侵犯他人的商标专用权，切忌盲目接单，草率行事。此外，仅凭传真订单和商标式样就组织加工生产的模式不可取，定牌加工涉及使用注册商标的，一定要委托方提供合法有效的商标注册证和相应的商标使用许可文本。
　　在现阶段，随着我国涉外经济的延伸，有一种现象也是不容忽视的，即委托方在其他国家享有合法的商标专用权，但在我国该商标由他人注册，由此委托方的定牌加工行为和受委托的加工行为在我国也构成侵权。商标专用权是有地域性的，在一个国家注册的商标只能受到其本国法律的保护，到另一个国家就要受到该国法律的调整和约束。根据我国商标法的规定，企业在生产过程中使用商标的行为是一种受商标法调整的行为，如果侵权应当承担相应的责任。同时，商标侵权行为的构成不以是否给商标注册人造成损害为前提，即使没有损害也要承担相应的侵权责任。因此，国内的加工企业在接受涉外定牌加工委托时，要通过多种渠道，多种方式，多搜集有关定牌委托加工中使用的商标在国内的注册情况，避免侵权行为的发生。